格安海外・外国特許出願・申請(米国欧州中国)の弁理士、国際特許事務所

外国特許出願で失敗しないための4つの注意点

外国特許出願で失敗しないための4つの注意点

外国で特許を出願・申請し、権利を取得するためには
費用がどうしても大きくかかってしまいます。
外国特許の出願から取得まで、米国は80万円、欧州は200万円が目安です。

その中での失敗というのはいい特許にならないとか、
費用が想像以上にかかってしまうとか、
そういうことが主になりますが、
これらの注意点をまとめてみます。

国内で特許性がある場合は原則として外国もとれる

時々お客様とお話をしていて、「日本では難しくても
外国では公開されていないから取れる」という勘違いを
されていることがあるのですが、特許というのは、
ある特定の国で取れないということは、原則として
他の国でも取れないということになります。

もちろん法制度の違いや審査の判断の仕方の違いは
ありますが、多くの場合は、日本で公開になって
いるものが外国で特許になるかという話ですので、
そういう場合は特許にはなりません。

アメリカで特許を取りたいからアメリカで調査を
して欲しいという話になったりするのですが、
日本で文献が見つかったらアメリカで特許を
取ることはできません。逆にアメリカで文献が
あったら日本で特許を取ることはできません。
したがってわざわざ外国での調査というのは
必要なく、国内調査で十分となります。

だから日本の特許審査や、PCTの国際調査を先行
させておいて、それで特許性を確認しておくことで、
外国で特許をとれそうかという事前判断ができます。

海外への特許出願は費用が掛かるので、
まずは国内審査、国際調査で状況を確認してから
海外出願を検討される方がよいと思います。
そのためには、許可となりそうな従属クレームを
PCT出願の段階で作成しておき、A判定を得られる
従属クレームをあらかじめ作っておくとよいでしょう。

費用面

→ 米国特許取得に必要な7つの費用

どういう費用が掛かるかとともに、これらを抑えるために
どうするかについて説明しています。

オフィスアクションではインタビューをすること

外国特許取得の際に一番費用がかかるのは中間処理です。
この中間処理が何度もかかってしまうと、
出願段階での節約が全く無駄になってしまうほどに
膨大な費用が掛かってしまいます。

詳細は以下でも説明しているのですが、

→ 米国欧州特許のオフィスアクション応答費用は$1200程度

オフィスアクションが発生した場合には、
できるだけ審査官インタビューをした方がよいでしょう。
審査官インタビューというのは、現地代理人が電話で
審査官と協議をするというものです。
電話の中で審査官の方がいろいろ見解を述べてくださるので、
それに沿って応答をすれば、そこで決着がつくことが多いです。

なので、現地代理人の方も勧めてくるのですが、
なぜか往々にして「現地代理人が金のかかることを勝手に
提案してくる」として却下する代理人がいたりします。
実際通常応答よりはお金はかかりますが、
それで決着させるのだから費用は抑えられます。
審査官とやり合いたい場合もあるにはありますが、
外国のことなので、費用を考えると早期決着を
図った方がよい場合のほうが多いように思います。

現地代理人の選定と意思の疎通

上記の問題は、つまるところ現地代理人との意思の疎通の問題になります。
結局現地代理人が信頼できないと思うから、国内代理人が
独りよがりな判断を推し進めることになります。

そこには2つの問題があって、

  • 信頼のできる現地代理人を選定しているか
  • その現地代理人と意思の疎通を図っているか

この辺がないがしろになっていると、
やることが平行線になる場合があります。

不信感が芽生えるという場合には、その代理人と付き合うのが
あまりよくないかと思います。一方で、実際に会って話してみると、
大半の場合は、彼らは良かれと考えて進めていくケースが
ほとんどですので、信頼をして任せるということが
必要になってきます。

その不信感の根底にあるのは、つまるところ費用面になりますので、
ある程度代理人コストを抑えておくというのも大事なこととなります。

あとは現地代理人、弁護士、弁理士は信頼できても、
事務周りがおろそかということがあります。
そこも重要なチェックポイントで、
改善の見通しがない場合は、代理人変更を考えるべきでしょう。

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